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El 14 de enero de 2019 entra en vigor la reforma  de la Ley española de Marcas 17/2001, que ha sido modificada para adaptarla a la Directiva (UE) 2015/2436.

Aunque se retrasa cuatro años, hasta el 14 de enero de 2023, la efectividad de uno de los cambios de mayor trascendencia -la atribución a la Oficina Española de Patentes y Marcas de la competencia para tramitar y resolver en vía administrativa solicitudes de nulidad y caducidad por falta de uso de marcas registradas-, las demás modificaciones van a afectar ya desde ahora a los procedimientos de solicitud, oposición y renovación de marcas y nombres comerciales,  así como al alcance de los derechos conferidos por el registro. Veamos cuáles son las más significativas.

La legitimación para solicitar el registro queda abierta a cualquier persona física o jurídica y se establece que las marcas deberán ser signos representables, pero no necesariamente de forma gráfica, ampliando esa posibilidad a otros medios (sonoros, vídeos, hologramas).

Se precisan mejor las prohibiciones absolutas de registro sobre denominaciones de origen, indicaciones geográficas, términos tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas. Y se añaden a ellas las denominaciones de las obtenciones vegetales. Además, las DOP o IGP pueden ser invocadas también como prohibiciones relativas.

Desaparece el concepto de notoriedad y sus grados, queda el de renombre, que comporta el conocimiento de la marca no solo entre los consumidores de su sector de mercado, sino por el público en general. La protección a la marca renombrada es objeto de especial protección: para impugnar válidamente el uso o registro del signo posterior, es indiferente que haya o no semejanza aplicativa, pues basta con que exista identidad o semejanza entre signos y se pretenda obtener una ventaja desleal, o bien que el uso del signo pueda ser perjudicial para el renombre o la distintividad de la marca.

Queda regulada detalladamente la legitimación para formular oposiciones, ampliada a los licenciatarios en determinados casos. Pero el cambio esencial en el procedimiento de oposición es sin duda la atribución al solicitante del derecho a exigir que se pruebe el uso de la marca o nombre comercial oponente, si este último tiene más de cinco años. A falta de pruebas de uso consistentes, la oposición será desestimada sin más.

Los derechos conferidos por el registro se delimitan y amplían. El ius prohibendi derivado del registro no conculca los derechos adquiridos por los titulares en fecha anterior a la solicitud o prioridad de la marca registrada. En cambio, se suprime el derecho al uso inmune del signo registrado como nombre comercial o denominación social, derecho que queda reservado únicamente al nombre o dirección de las personas físicas.

Destacar, por último, que la nueva regulación comporta también un refuerzo de las atribuciones de los titulares de marcas registradas ante las infracciones. Podrán prohibir los actos de infracción directa, pero también los actos preparatorios de tales infracciones. En el difícil campo de batalla de la piratería y la falsificación, podrán prohibir que transiten y se introduzcan en el país productos que lleven, sin autorización, marcas idénticas o sustancialmente idénticas, sin estar obligados a demostrar que van a ser comercializados en España.

Estas son las modificaciones más relevantes introducidas en la reforma, que como se ve suponen cambios importantes en aspectos técnicos y de procedimiento administrativo, pero también en aspectos jurídicos esenciales para el contenido, alcance y defensa de los derechos de los titulares de marcas registradas con efectos en España.

Estamos a su disposición para cualquier duda o consulta al respecto.

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