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Como ya les comunicamos recientemente, la reforma de la Ley española de Marcas 17/2001, en vigor desde el 14.01.2019, introduce una novedad esencial en el procedimiento de oposición a solicitudes de marcas y nombres comerciales españoles y a marcas internacionales que designan España, al atribuir al solicitante del signo atacado la facultad de exigir al oponente que pruebe el uso efectivo de sus distintivos registrados anteriores, si es que tienen más de cinco años.

El oponente, si es requerido para ello, tendrá por tanto a partir de ahora la obligación de presentar pruebas de que la marca o el nombre comercial en que se basa la oposición han sido efectivamente utilizados en los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la marca o el nombre comercial impugnado, o bien que hay causas ajenas a su voluntad que justifican su falta de uso.

Las pruebas deben referirse a todos los productos y/o servicios distinguidos por los signos que se invoquen como motivo, pues la oposición se examinará únicamente en relación con aquellos productos o servicios donde el uso efectivo haya sido probado.  Si no se presentan las pruebas requeridas, se desestimará la oposición en todo o en parte.

La jurisprudencia europea ha establecido que por “uso efectivo” debe entenderse un uso real en el mercado, no simulado, meramente interno o simbólico, y acorde con la función esencial de la marca o nombre comercial, esto es, identificar la procedencia empresarial del producto o servicio. Para valorar la consistencia de la prueba, se tendrá en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las características del sector de mercado en cuestión, así como la magnitud y la regularidad en el uso.  Desde el punto de vista cuantitativo se entenderá suficiente aquel uso del signo que baste para mantener o crear una cuota de mercado para los correspondientes productos o servicios.

La pruebas deben indicar el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso del signo. En la línea de los procedimientos largamente experimentados en las oposiciones a marcas de la Unión Europea, los elementos de prueba preferibles son documentos y objetos acreditativos: envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, reseñas en prensa, declaraciones juradas, anuncios y publicidad.

Que el uso de la marca o del nombre comercial sea notorio, o que el propio signo sea famoso o renombrado, son circunstancias que no eximen de la presentación de pruebas que lo acrediten. Por tanto, es conveniente que toda marca o nombre comercial registrados dispongan de un archivo periódicamente actualizado con elementos de prueba suficientes y referidos a los cinco últimos años.

CURELL SUÑOL ofrece a todos los clientes el servicio de custodia y mantenimiento de pruebas documentales de uso y/o renombre de sus signos registrados, como complemento al de su vigilancia para oposiciones.

La entrada en vigor efectiva de las disposiciones relativas a las pruebas de uso que acabamos de comentar queda supeditada a la previa aprobación y promulgación, por parte del Gobierno español, de su desarrollo reglamentario. En cuanto se publique el nuevo reglamento de ejecución lo comunicaremos.

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