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-Tráeme un clínex y de paso una tirita y dos aspirinas, por favor, que me he cortado con un póstit al borrar con típex el rotring mientras etiquetaba los tápers.

-No queda aspirina, ¿te iría bien un gelocatil en su lugar?

Todas estas palabras que hacen la función de sustantivos en la conversación simulada forman parte de nuestro lenguaje habitual. Sin embargo, raramente nos percatamos de que estamos usando marcas para designar un producto de forma genérica, aunque el producto al que nos estamos refiriendo en concreto no haya sido fabricado por el titular de la marca registrada. Por ejemplo, los consumidores suelen llamar “clínex” a los pañuelos de papel, aunque no provengan de la empresa Kimberly-Clark Worldwide, Inc, titular de la marca KLEENEX®.

Por ello, muchos titulares se enfrentan cada día a una lucha, a veces ardua, para evitar que el uso de su marca pase a ser habitual en el concreto sector de mercado en el que el signo opera y poder conservar sus derechos marcarios frente al éxito adquirido por su producto o servicio, conocido por su marca. A falta de tal lucha, la protección de la marca puede perderse y la denominación que la conforma devenir un término habitual o genérico, como ya ha pasado con marcas tales como “Ganchitos” (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona No. 557/2004 de 21 de diciembre de 2004), “Bio” (Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 22 de diciembre de 2008 No. 1229/2008) o “Aftersun” (Sentencia de la Audiència Provincial de Barcelona No. 378/2018 de 6 de junio de 2018). Esto es lo que se conoce como la vulgarización de la marca.

La vulgarización de la marca se produce cuando su denominación se convierte en el comercio en la palabra que habitualmente designa el producto o servicio para el que está registrada (Artículo 54.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas). Esta vulgarización se puede dar por dos razones:

  • Por actividad de su titular: cuando el mismo titular usa la marca de forma incorrecta como genérico de los productos o servicios que identifica la marca. Por ejemplo, el titular hace uso de la marca para describir las cualidades del producto o servicio o la utiliza como un sustantivo, en singular y en plural, en forma verbal etc.
  • Por inactividad de su titular: cuando el titular ha tolerado que terceros usen en el comercio la marca como nombre genérico o descriptivo en relación con los productos o servicios que identifica y no ha hecho nada para frenarlo.

La función esencial de una marca es indicar el origen empresarial de un determinado producto o servicio. Esto es, que el público consumidor al adquirir el producto o servicio conozca de qué empresa proviene y lo diferencie de otros productos o servicios idénticos o similares de los competidores.

A causa de la vulgarización, el consumidor no puede determinar a qué productor o proveedor pertenece la marca, puesto que la asocia a unas determinadas características del producto o servicio o al género al cual pertenece, por lo que la marca pierde su función esencial de servir como indicador de un origen empresarial.

Pues bien, para prevenir que la marca sea vulgarizada y declararse caducado su registro por un Juzgado o Tribunal es imperativo que su titular, de forma pasiva, no use su marca como si se tratara de un término descriptivo o genérico y, de forma activa, tome las medidas oportunas y enérgicas a fin de impedir que terceros la adopten en su léxico como un término habitual en un determinado sector del mercado. Por ejemplo, la marca VESPA®, que el público a menudo usa como el nombre descriptivo de una motocicleta o ciclomotor, fue incluida en el Diccionario de la Lengua Española de Real Academia Española (RAE) con tal acepción y su titular, para evitar que dicha inclusión fuera un primer paso hacia la vulgarización de la marca, exigió a la RAE que se indicara su condición de marca registrada:

En los Estados Unidos de América, a causa del dinamismo de la lengua inglesa, la vulgarización de una marca es un fenómeno bastante frecuente. Por ejemplo, aspirin ya no es una marca, es un término del léxico angloamericano sinónimo de ácido acetilsalicílico, y ha perdido su capacidad de funcionar como un indicador de origen empresarial.

Por tanto, muchos titulares deben efectuar grandes esfuerzos para desactivar o neutralizar usos inapropiados que pueden derivar en la pérdida de la capacidad distintiva de sus marcas. Un ejemplo simpático fue la campaña que lanzó la empresa propietaria de la marca VELCRO® mediante un video en el que aparecen sus supuestos abogados cantando y rogando al público consumidor que deje de utilizar la marca VELCRO® para designar bandas de cierre de gancho y bucle de forma genérica. Pueden visualizarlo en los siguientes enlaces:

https://www.youtube.com/watch?v=rRi8LptvFZY

https://www.youtube.com/watch?v=ZLWMQLMiTPk

Esta es una clara muestra de la posición en la que se encuentran algunos titulares que, para evitar que sus marcas se vulgaricen, están dispuestos a concienciar a los consumidores de la forma más creativa y, por qué no, de la forma más viral.

En definitiva, tener éxito para no “morir de éxito”.

Enlaces a las sentencias citadas:

Ganchitos:

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=1678354&links=marcas%20Y%20%22actividad%20o%20inactividad%22%20Y%20caducidad&optimize=20050126&publicinterface=true

Bio:

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/b4a07c60bc8fcf31

Aftersun:

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8439768&links=&optimize=20180704&publicinterface=true

 

Artículo de Mercè Hernández

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